Das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) hatte am 18. Juli 2017 (Az.: R 1670/2015-4) den nach eigenen Angaben klarsten Fall einer bösgläubigen Markenanmeldung zu entscheiden. Ein Rechtsanwalt hatte sich die Marke seines Mandanten „unter den Nagel gerissen“ und heimlich angemeldet, nachdem der Mandant die Gebühren nicht gezahlt hatte.

Rechtsanwalt meldet Namen seines Mandanten ungefragt als Marke an

Der Rechtsanwalt hatten mit den Fahrzeugen unter dem Namen „Erdmann & Rossi“ bis zum Beginn seiner Mandantschaft nichts zu tun. Allerdings wurde er sodann von seinem Mandanten mit der Vorbereitung eines Lizenzverhältnisses für „Erdmann & Rossi“ beauftragt.

Nachdem eine Zahlung der Anmeldegebühr für die Markenanmeldung von „Erdmann & Rossi“ vom Mandanten nicht gezahlt wurde, fragte der Rechtsanwalt nach, ob der Mandant noch Interesse an der Verwertung der Markenbezeichnung hätte. Ansonsten würde man die Akte gerne schließen. Den Plan des Rechtsanwaltes, die Marke als eigene Marke zu registrieren, teilte er seinem Mandanten allerdings nicht mit.

Kurze Zeit später meldete der Rechtsanwalt die Marke für sich selbst beim DPMA an. Sechs Monate später ließ er die Marke zusätzlich auf europäischer Ebene beim EUIPO registrieren und ließ die nationale Marke fallen.

Ehemaliger Mandant lässt zeitgleich IR-Marke registrieren

Zwischenzeitlich hatte aber auch der ehemalige Mandant den Namen „Erdmann & Rossi“ als IR-Marke (international registered) registrieren lassen. Natürlich konnte der Rechtsanwalt dies nicht auf sich sitzen lassen und ging gegen die IR-Marke aus seiner Unionsmarke vor.

Grundsätzlich geht die Marke vor, die als erstes eingetragen wurde. Dies gilt allerdings nicht, soweit die Bösgläubigkeit einer der Parteien vorliegt. Dabei sei nach Ansicht des Gerichts das Geschehen, welches zur Anmeldung geführt habe, in seiner Gesamtheit zu betrachten.

EUIPO: Klarster Fall der Bösgläubigkeit bei einer Markenanmeldung

Gleich mehrere Gründe führten nach Ansicht des EUIPO zu einer Bösgläubigkeit des Rechtsanwaltes. Dieser wusste nach der Mandatierung über den wirtschaftlichen Wert und die diesen ergebenden Faktoren Bescheid. Zudem hätte er bereits das Mandat ablehnen müssen, wenn er selbst – wie im Prozess behauptet – schon seit Jahrzehnten von den Fahrzeugen der Herkunft „Erdmann & Rossi“ fasziniert gewesen sei und die Marke hätte anmelden wollen.

Darüber hinaus hat der Rechtsanwalt missachtet, dass das Zeichen seiner Marke dem bereits jahrelang verwendeten Firmennamen seines ehemaligen Mandanten entspricht. Die Anmeldung des Zeichens durch einen anderen als den Mandanten würde diesen schließlich erheblich in seinem Betrieb behindern.

Hinzu kommt, dass der Rechtsanwalt das Ansehen und den Werbewert einer bereits bekannten renommierten Marke für sich selbst nutzen wollte, ohne an dem Werbewert jemals mitgewirkt zu haben. Auch machte er den Fehler, dass er die Marke für die Nizza-Klasse 12 (Fahrzeuge) anmeldete, ohne jemals den Anschein erweckt zu haben, ein Gewerbe mit Bezug auf Fahrzeuge aufnehmen zu wollen.