Ein Unternehmen aus Korea meldet seine Marke über das Madrid-System auch für die Europäische Union an, die WIPO trägt sie ein, und einige Monate später kommt aus Alicante eine vorläufige Schutzverweigerung. Das Zeichen selbst beanstandet das Amt nicht. Es stört sich an drei Wörtern im Verzeichnis, die ihm zu unbestimmt sind. Wer solche Bescheide regelmäßig liest, erkennt darin den häufigsten Fehler bei internationalen Markenanmeldungen: Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wird als Formalie behandelt, obwohl es den Schutzumfang der Marke festlegt.
Was das EUIPO an einem Verzeichnis prüft
Wer die EU in einer internationalen Registrierung benennt, bekommt von der WIPO nur eine Klassifikationsprüfung, also die Kontrolle, ob jede Ware und Dienstleistung in der richtigen der 45 Nizza-Klassen steht. Ob ein Begriff klar genug ist, prüft die WIPO nicht, weil das Sache des benannten Amts ist. Das EUIPO verlangt, dass Waren und Dienstleistungen so klar und eindeutig angegeben werden, dass Behörden und Wettbewerber allein daraus den beanspruchten Schutzumfang erkennen können, Art. 33 Abs. 2 UMV.
Dieser Maßstab geht auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Sache IP Translator zurück (EuGH, Urteil v. 19. Juni 2012, Az.: C-307/10). Seitdem genügt es nicht mehr, die Überschrift einer Nizza-Klasse zu übernehmen und damit alles zu meinen, was in dieser Klasse denkbar ist. Konkret: „Maschinen“ in Klasse 7 sagt nichts darüber, ob Verpackungsmaschinen, Baumaschinen oder Kaffeemaschinen gemeint sind, sodass der Begriff für sich genommen keinen bestimmbaren Schutzbereich beschreibt. Die nationalen Ämter der EU-Staaten, auch das DPMA, wenden diesen Maßstab in einer gemeinsamen Praxis ebenfalls an.
Warum das gerade Auslandsmarken trifft
Eine internationale Registrierung baut auf der Basismarke im Heimatland auf, und ihr Verzeichnis ist regelmäßig die Übersetzung des dortigen Verzeichnisses ins Englische, Französische oder Spanische. Was das Heimatamt jahrelang akzeptiert hat, wandert also Wort für Wort in die Anmeldung, ohne dass jemand den europäischen Maßstab anlegt. Typische Kandidaten sind Einzelhandelsdienstleistungen ohne Angabe der Waren, „Maschinen“ ohne Zweck, „Reparatur“ ohne Gegenstand oder „Beratung“ ohne Gebiet.
Wichtig zu wissen ist dabei, dass das EUIPO die Prüfung nach den Formalien mit der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse verbindet und eine Schutzverweigerung innerhalb von sechs Monaten nach der Wiederveröffentlichung an die WIPO melden muss. Der Anmelder erfährt von dem Problem deshalb erst, wenn die Registrierung längst besteht und die Gebühren gezahlt sind.
Was nach dem Bescheid passiert
Die vorläufige Schutzverweigerung geht über die WIPO an den Inhaber, der zwei Monate Zeit hat, das Verzeichnis nachzubessern. Zwar betrifft eine solche Beanstandung meist nur einzelne Begriffe, sodass die Marke für den Rest des Verzeichnisses ohne Weiteres geschützt wird, jedoch steckt in diesem Rest häufig nicht das, worauf es dem Unternehmen ankommt. Man denke beispielsweise an einen Maschinenbauer, dessen Verzeichnis in Klasse 7 nur aus dem Wort „Maschinen“ besteht: Fällt der Begriff, bleibt in dieser Klasse nichts übrig.
Hinzu kommt eine Hürde, die viele Inhaber unterschätzen. Wer weder Wohnsitz noch Niederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum hat, muss für die Antwort einen Vertreter im EWR bestellen, Art. 119 Abs. 2 UMV; ohne Vertreter wird die Verweigerung in dem beanstandeten Umfang bestätigt, wie das EUIPO in seinen Hinweisen zur internationalen Registrierung selbst erläutert. Die Korrektur kostet damit im Zweifel mehr als die ursprüngliche Benennung der EU, weshalb nicht wenige Inhaber die Beanstandung schlicht hinnehmen und Schutz verlieren, den sie bezahlt haben.
Nachgebessert werden kann außerdem nur nach innen. Ein unklarer Begriff lässt sich präzisieren, etwa „Maschinen“ zu „Verpackungsmaschinen“, er lässt sich aber nicht durch etwas ersetzen, das im Verzeichnis (und in der Basismarke) bisher nicht enthalten war. Wer im Heimatland zu allgemein formuliert hat, kann diesen Fehler in Alicante also nur noch verkleinern.
Wie sich der Fehler vermeiden lässt
Der günstigste Zeitpunkt für die Prüfung liegt vor der Anmeldung. Die WIPO stellt mit dem Madrid Goods and Services Manager ein Werkzeug bereit, das Begriffe gegen die Datenbanken der benannten Ämter prüft und anzeigt, ob das EUIPO einen Begriff akzeptiert. Wer sein Verzeichnis daraus zusammensetzt, dürfte eine Beanstandung nach Art. 33 UMV in aller Regel vermeiden.
Zweitens erlaubt das Madrid-System, für einzelne benannte Vertragsparteien ein eingeschränktes Verzeichnis anzugeben. Ein für die EU zugeschnittenes Verzeichnis kann enger und präziser sein als das der Basismarke, ohne dass die übrigen Benennungen davon berührt werden. Drittens sollte das Verzeichnis vor der Anmeldung von jemandem gegengelesen werden, der die europäische Praxis kennt, weil eine Stunde Prüfung im Vorfeld erheblich weniger kostet als die spätere Vertreterbestellung für einen Bescheid, der sich hätte vermeiden lassen. Wie eine internationale Anmeldung im Übrigen abläuft, haben wir im Beitrag Wie melde ich eine internationale Marke an? beschrieben.
Unsere Einordnung
Das Verzeichnis ist der Teil der Anmeldung, der am wenigsten Aufmerksamkeit bekommt und am häufigsten zur Beanstandung führt. Wer die EU über das Madrid-System benennt, sollte das Verzeichnis deshalb als eigenständige Entscheidung über den Schutzumfang behandeln, statt es als Anhang der Basismarke mitlaufen zu lassen. Ein präzises Verzeichnis kostet vor der Anmeldung wenig Zeit; ein unklares kostet danach Geld, Frist und im ungünstigen Fall den Kern des Schutzes.
Im Kaffeerecht-Podcast haben wir in der Folge Markenstrategie für Unternehmen: Schutz, der zum Geschäft passt besprochen, wie sich ein Verzeichnis an das tatsächliche Geschäft anpassen lässt.
Was passiert, wenn ich auf die Beanstandung des EUIPO nicht reagiere?
Die Schutzverweigerung wird für die beanstandeten Begriffe bestätigt. Für alle anderen Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis wird die Marke geschützt. Betrifft die Beanstandung das ganze Verzeichnis, verliert die Marke ihren Schutz in der EU vollständig.
Brauche ich für die Antwort einen Vertreter?
Inhaber ohne Wohnsitz oder Niederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum müssen für jedes Verfahren vor dem EUIPO, das über die Anmeldung hinausgeht, einen zugelassenen Vertreter im EWR bestellen, Art. 119 Abs. 2 UMV. Die Antwort auf eine Schutzverweigerung ist ein solches Verfahren.
Kann ich das Verzeichnis nach der Beanstandung erweitern?
Nein. Das Verzeichnis kann nur präzisiert oder eingeschränkt werden, und die Präzisierung muss sich innerhalb des ursprünglichen Begriffs halten. Neue Waren oder Dienstleistungen erfordern eine neue Anmeldung.
Gilt der strenge Maßstab auch beim DPMA?
Ja. Die Anforderung, Waren und Dienstleistungen klar und eindeutig anzugeben, gilt seit der Entscheidung IP Translator in der gesamten EU, und die nationalen Ämter wenden sie in einer gemeinsamen Praxis an.
